Im Markenrecht gilt sowohl im deutschen als auch im europäischen Markenrecht der Benutzungszwang: Der Markeninhaber soll grundsätzlich nur dann Rechte aus seiner Marke geltend machen können, wenn er diese auch tatsächlich ernsthaft benutzt (§ 26 Markengesetz (MarkenG)/Art. 18 Unionsmarkenverordnung (UMV). Der Gesetzgeber möchte so eine Begrenzung der Gesamtzahl der eingetragenen und geschützten Marken erreichen, wodurch auch die Anzahl potenzieller Konflikte zwischen den Marken verringert werden soll. Eine Marke wird benutzt, wenn sie im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird. Die Benutzung kann in zwei Konstellationen für den Markeninhaber relevant werden: 

I. Einrede der Nichtbenutzung 

Im Rahmen von Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) bzw. dem European Union Intellectual Property Office (EUIPO) kann sich der Inhaber der angegriffenen Marke gegen einen Widerspruch aus einer eingetragenen Marke durch Erhebung der Nichtbenutzungseinrede verteidigen.

 1. Benutzungsschonfrist 

Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ist nur dann möglich, wenn die sog. Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. Bei der Benutzungsschonfrist handelt es sich nicht um eine echte Frist, sondern um einen Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung (EU-Marken) bzw. Ablauf der Widerspruchsfrist (DE-Marken), in welchem die Nichtbenutzungseinrede noch nicht geltend gemacht werden kann. Die Benutzung sollte allerdings bereits innerhalb der Schonfrist aufgenommen werden. Denn wird unmittelbar nach Ablauf der Frist die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, ist der Nachweis der Benutzung auch für den Zeitraum der eigentlichen Schonfrist zu erbringen.

2. Nachweis der Benutzung 

Es gilt der Beibringungsgrundsatz. Der Nachweis muss sich auf alle maßgeblichen Aspekte der Benutzung beziehen, die sich wie folgt darstellen: 

a. Dauer der Benutzung 

Sofern für die ältere Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (d. h., wenn sie seit über fünf Jahren eingetragen ist), wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, ab dem Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen Marke zurückgerechnet. Wir die angegriffene Marke beispielsweise am 04.01.2024 angemeldet, muss die ältere Marke die Benutzung für den Zeitraum vom 04.01.2019 bis zum 03.01.2024 nachweisen. b. Ort der Benutzung 

Nationale deutsche Marken sowie IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland müssen im Inland benutzt werden. Unionsmarken müssen innerhalb der Europäischen Union benutzt werden, wobei allerdings die Benutzung in einem Mitgliedsstaat als ausreichend erachtet werden kann. 

c. Art der Benutzung 

Die Marke muss im geschäftlichen Verkehr für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Weder eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen noch eine rein interne Benutzung werden als ausreichend angesehen. 

d. Form der Benutzung 

Grundsätzlich muss die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt werden. Abweichungen sind nur unschädlich, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. 

e. Umfang der Benutzung

Die Anforderungen, die an den Umfang der Benutzung von Seiten der Ämter gestellt werden, sind hoch. Um eine „ernsthafte“ Benutzung nachweisen zu können, muss eine erhebliche Anzahl an Dokumenten aus dem relevanten Zeitraum eingereicht werden. Zum Nachweis der Benutzung können die folgenden Unterlagen relevant sein: 

• Einkaufsrechnungen aus dem relevanten Zeitraum, die belegen, dass die relevanten Waren gekennzeichnet mit der Marke von einem Lieferanten bezogen wurden 

• Hilfreich sind auch sog. Worksheets, mit Anweisungen an die jeweiligen Lieferanten, sofern auf diesen erkennbar wird, dass die Ware an einer Stelle mit der Marke zu kennzeichnen ist 

• Verkaufsrechnungen 

• Produktverpackungen und Etiketten, die mit der Marke versehen sind 

• Werbemittel aus dem relevanten Zeitraum, z.B. Kataloge, Prospekte, Zeitungsanzeigen, Beilagen zur Wochenzeitung etc. 

• Screenshots der Website/Onlineshops aus dem relevanten Zeitraum 

• Imagevideos 

Auch die Umsatzzahlen können eine Rolle spielen, wobei hier ein erheblicher Unterschied zwischen den Verfahren vor dem EUIPO sowie dem DPMA besteht: Vor dem deutschen Amt kann sich der Widersprechende zum Nachweis solcher Tatsachen einer eidesstattlichen Versicherung bedienen. Anders ist dies vor dem EUIPO. Zwar kann auch hier eine eidesstattliche Versicherung eingereicht werden. Dieser kommt für das EUIPO jedoch nur ein geringer Beweiswert zu und kann nur im Zusammenhang mit weiteren eingereichten Beweisen berücksichtigt werden. 

f. Person des Benutzers 

Die Marke muss durch den Markeninhaber oder einen berechtigten Dritten, z.B. einen Lizenznehmer benutzt worden sein. 

3. Folgen der Nichtbenutzung für das Widerspruchsverfahren 

Hat der Widersprechende die Benutzung für keine eingetragene Ware/Dienstleistung nachgewiesen, ist der Widerspruch bereits deshalb unbegründet. Kann der Widersprechende die Benutzung seiner Marke dagegen nachweisen, wird das Widerspruchsverfahren normal weitergeführt. Bei der Entscheidung über den Widerspruch werden allerdings nur diejenigen eingetragenen Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt, für die deren ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden ist. 

II. Verfall 

Darüber hinaus hat jedermann die Möglichkeit, bei den Markenämtern die Löschung der Marke wegen Verfalls zu beantragen. Verfall liegt (unter anderem) dann vor, wenn die Marke nicht benutzt wurde. Ein Antrag ist erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist möglich. Kann der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung der Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung nicht nachweisen, wird die Markeneintragung gelöscht. Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung gelten die bereits dargelegten Anforderungen. 

III. Fazit für Ihre Marke 

Bei der Anmeldung einer Marke sollte daher auch bereits die Benutzung der Marke in den Blick genommen und mit der Benutzung alsbald nach Anmeldung begonnen werden. Eine Nichtbenutzung der Marke birgt für den Inhaber erhebliche Risiken. Wir empfehlen zudem, laufend entsprechende Nachweise über die Markenbenutzung zu sichern. Anderenfalls besteht die erhebliche Gefahr, dass bei Notwendigkeit der Vorlage, keine ausreichenden Beweise zum Nachweis der Benutzung zur Verfügung stehen. Wir haben für unsere Mandanten bereits eine Vielzahl von Benutzungsnachweisen erfolgreich abschließen können und wissen daher aus Erfahrung, wie schwierig dieser Nachweis zu erbringen sein kann. Unsere Kanzlei berät Sie gerne zu allen Fragen und Problemstellungen des Benutzungsnachweises – sei es bei der Entwicklung einer entsprechenden Beweissicherung oder in Auseinandersetzungen vor den Markenämtern.